Licencia de uso de una marca extranjera en México: qué firmo y qué se inscribe en el IMPI
Firmas un convenio de licencia de uso, y el artículo 239 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial no le pide una forma especial: la persona titular de una marca registrada o en trámite puede conceder licencia de uso a una o más personas, respecto de todos o algunos de los productos o servicios, en términos de legislación común. La inscripción ante el IMPI es un trámite aparte del artículo 240, que el Instituto resuelve en un máximo de dos meses. Lo que de verdad hay que revisar antes de firmar es el artículo 245: si con la licencia te transmiten conocimientos técnicos o te dan asistencia técnica para que produzcas o vendas de manera uniforme con los métodos del titular, eso ya no es una licencia, es una franquicia, y el 246 le impone al contrato diez requisitos mínimos.
El caso: una marca de fuera que quieres usar aquí
Una marca estadounidense de bebidas te deja venderlas con su nombre en tres estados. Una cadena española te autoriza a abrir con su marca. Un fabricante alemán te permite poner su logo en el equipo que armas aquí. En los tres casos lo que te mandan es un contrato en inglés con la palabra «license» y, casi siempre, nada sobre México.
Lo que México pide de ese contrato cabe en cinco artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y uno de ellos puede cambiarle el nombre y el contenido obligatorio a lo que estás firmando.
El 239: la licencia se concede por convenio, y nada más
El artículo 239 dice que la persona titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, en términos de legislación común.
Tres cosas útiles salen de ahí. Que basta un convenio, sin escritura ni solemnidad. Que una marca en trámite también se puede licenciar, lo que pasa seguido con marcas extranjeras que se están registrando en México. Y que «en términos de legislación común» remite al derecho civil o mercantil, así que las reglas de forma y de prueba son las de siempre: el artículo 1832 del Código Civil Federal no exige formalidades fuera de los casos designados por la ley, y el 78 del Código de Comercio dice que la validez del acto comercial no depende de formalidades. El desarrollo de eso está en ¿es válido un contrato verbal?.
Las tres obligaciones que la ley te pone encima
Aquí está la parte que un contrato traducido no cubre, porque son reglas mexicanas que aplican quieras o no.
- La misma calidad, y tu nombre a la vista (242). Los productos que se vendan o los servicios que se presten por la persona usuaria deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por la persona titular de la marca. Y además: esos productos, o el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre de la persona usuaria y los demás datos que prevenga el Reglamento. Eso es etiqueta, rótulo y papelería, no una cláusula.
- Puedes defender la marca como si fuera tuya (243). Quien tenga concedida una licencia, salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca como si fuera la persona titular. Es un derecho valioso y el contrato extranjero suele quitarlo con una línea, así que conviene buscar esa línea antes de firmar.
- Tu uso mantiene vivo el registro del otro (244). El uso de la marca por la persona usuaria con licencia se considerará como realizado por la persona titular. En la práctica eso significa que tú eres quien está sosteniendo el registro mexicano del titular, y es un argumento real a la hora de negociar el plazo y la exclusividad.
La inscripción en el IMPI: para qué sirve y cuánto tarda
El 240 la trata como un trámite, no como un requisito de validez: para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el Reglamento. Se puede pedir en una sola promoción la inscripción de licencias de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas, cuando licenciante y licenciatario sean los mismos en todas, identificando cada una; las tarifas se pagan en función del número de solicitudes o registros involucrados. Y el párrafo añadido en la reforma del 3 de abril de 2026 pone plazo: el Instituto resolverá en un máximo de dos meses contados desde la presentación o desde que se subsane el último requerimiento.
El 241 lista las cuatro causas de cancelación de la inscripción: que la soliciten conjuntamente el titular y el usuario, la nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca —o que, tratándose de marcas en trámite, no se obtenga el registro—, el término de su vigencia, y la orden judicial. Esa segunda causa es la que conviene prever en el contrato: si la marca que te licenciaron está en trámite y el registro no sale, tu inscripción se cae con ella.
El 245, que es donde el contrato cambia de especie
Éste es el artículo que hay que leer antes de firmar nada. El 245 dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por la persona titular de la marca.
No dice «cuando las partes llamen franquicia al contrato». Dice cuándo existirá franquicia, y los elementos son de hecho: un manual, una capacitación, un sistema que tienes que seguir. Un contrato titulado «Trademark License Agreement» que te manda un manual de operación y un programa de entrenamiento es, en México, un contrato de franquicia, y entonces el 246 entra: deberá constar por escrito y contener cuando menos diez requisitos, entre ellos la zona geográfica, la ubicación y dimensión mínima de las inversiones en infraestructura, las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, los criterios para determinar márgenes de utilidad o comisiones, las características de la capacitación y la forma de la asistencia técnica, los métodos de supervisión y evaluación, los términos para subfranquiciar, las causales de terminación y los supuestos de revisión de los términos.
El mismo 246 trae dos protecciones para el franquiciatario que conviene conocer: no existirá obligación de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario; y tampoco de enajenarle o transmitirle en ningún momento las acciones de su sociedad ni de hacerlo socio, salvo pacto en contrario. Si el contrato que te mandaron trae alguna de esas dos cosas, es un «pacto en contrario» y hay que verlo de frente. Lo que el franquiciante entrega antes de firmar está en voy a franquiciar mi negocio: qué entrego antes de firmar.
| Lo que te están dando | Qué contrato es | Qué exige la ley |
|---|---|---|
| Sólo el derecho a usar la marca | Licencia de uso | Convenio, en términos de legislación común (239) |
| La marca y un manual de operación | Franquicia (245) | Por escrito y con los diez requisitos del 246 |
| La marca y capacitación del personal | Franquicia (245) | Igual: el 246 completo |
| La marca para un solo producto de los que cubre | Licencia parcial, que el 239 permite | Decir a qué productos o servicios se aplica |
| Una marca que aún está en trámite | Licencia, también permitida por el 239 | Ojo con el 241 fr. II si no sale el registro |
| El derecho a subfranquiciar | Franquicia | Términos y condiciones por escrito (246 fr. VIII) |
Las cláusulas que hay que negociar, no traducir
- 1Qué productos o servicios cubre la licencia, por el 239, y si es exclusiva y en qué territorio.
- 2Si conservas la acción del 243. Si el contrato dice que no puedes ejercer acciones de protección, sabes qué estás cediendo, y quién va a actuar cuando aparezca una imitación en el mercado mexicano.
- 3Cómo se mide la «misma calidad» del 242, con especificaciones concretas y no con un adjetivo, y quién paga las pruebas.
- 4Dónde va tu nombre, por el segundo párrafo del 242: en la etiqueta, en el rótulo del local, en la papelería.
- 5El plazo, y la inscripción del 240, con quién la presenta, quién paga las tarifas y qué pasa si el registro base no sale (241 fracción II).
- 6Si hay manual o capacitación, el contrato es franquicia y tiene que traer los diez requisitos del 246. Pedirlo no es un tecnicismo: es lo que evita que el contrato sea impugnable.
- 7Ley aplicable, tribunales, idioma y moneda, que es la parte que todo contrato internacional tiene en común: contrato de servicios con una empresa extranjera y contrato bilingüe: qué versión manda.
- 8Qué pasa al terminar: inventario con la marca, señalización, dominios, redes sociales. Terminar sin decirlo por escrito es lo que deja un local con el logo puesto seis meses después.
Casos vecinos: si lo que vas a hacer es vender el producto de la marca sin usar su nombre como propio, el contrato es otro y está en contrato de distribución con una marca extranjera; si lo que recibes es conocimiento técnico y no marca, lo primero que se firma es la confidencialidad: NDA para proteger tecnología en México y, si el NDA llegó en inglés, me mandaron un NDA en inglés. Antes de todo eso, el documento que ordena la negociación es la carta de intención, y si lo que vas a hacer es franquiciar tú, voy a franquiciar mi negocio.
Y lo que firmas con tu propia gente, aparte
Una licencia de marca trae obligaciones de confidencialidad y de calidad que tú tienes que bajar a tu operación, y eso son documentos distintos: el convenio de confidencialidad con el personal que ve el manual —el acuerdo de confidencialidad—, la responsiva del equipo con la marca y, si tienes puntos de venta, el reglamento interior con las disposiciones disciplinarias del artículo 423 fracción X de la Ley Federal del Trabajo: el reglamento interior y la firma de enterado. Si alguien incumple la calidad del 242, lo que se levanta es un acta, y la causal según el caso está en acta por incumplimiento de labores.
Cómo se firma con alguien que está en otro país
La licencia no pide notario: el 239 habla de convenio, y el 245 pide que la licencia esté «otorgada por escrito» para el supuesto de franquicia, igual que el 246 para el contrato de franquicia. El artículo 1834 bis del Código Civil Federal tiene por cumplida la forma escrita con medios electrónicos cuando la información se mantiene íntegra, es atribuible a quien se obliga y queda accesible para su ulterior consulta, y el 1298-A del Código de Comercio hace depender la fuerza probatoria de la fiabilidad del método con que se generó, archivó, comunicó y conservó. Está desarrollado en el valor probatorio.
Con SignSolú el remitente elige el idioma de cada firmante: quien firma en inglés recibe el correo, el mensaje de WhatsApp y la página de firma en inglés, mientras tú trabajas en español, y el mismo documento puede llevar un firmante en inglés y otro en español. La contraparte no abre cuenta ni paga nada y firma desde el celular; queda un acuse de auditoría con hora, IP, dispositivo y huella SHA-256, y cualquiera lo comprueba en /verificar sin cuenta. Si firman varias personas y el orden importa —el titular, su representante en México y tú—, se puede pedir que firmen en orden. El recorrido está en cómo funciona, las dudas legales en preguntas frecuentes legales y las plantillas mexicanas en /plantillas. El plan gratis son 10 documentos sin caducidad y sin tarjeta.
De dónde salen las citas
- Código de Comercio, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
- Ley Federal del Trabajo, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
- Código Civil Federal, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
Preguntas frecuentes
¿La licencia de marca tiene que ir ante notario?
No. El artículo 239 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial dice que la persona titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, en términos de legislación común. Un convenio por escrito basta, y si el caso cae en el supuesto de franquicia del 245 la ley pide precisamente eso: que la licencia esté otorgada por escrito.
¿Tengo que inscribir la licencia en el IMPI?
El artículo 240 la trata como un trámite propio: para inscribir una licencia bastará formular la solicitud en los términos del Reglamento, se pueden pedir varias en una sola promoción cuando licenciante y licenciatario sean los mismos, y el Instituto resuelve en un máximo de dos meses. Quién la presenta y quién paga las tarifas conviene pactarlo en el contrato, junto con qué pasa si el registro base no sale.
¿Cómo sé si lo que firmé es una licencia o una franquicia?
Por los hechos, no por el título. El artículo 245 dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para producir o vender de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos del titular. Un manual de operación o un programa de capacitación son esos elementos, y entonces el 246 impone diez requisitos mínimos al contrato.
¿Tengo que poner mi nombre en los productos?
Sí. El artículo 242 dice que los productos que se vendan o los servicios que se presten por la persona usuaria deberán ser de la misma calidad que los del titular, y que esos productos, o el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre de la persona usuaria y los demás datos que prevenga el Reglamento. Es una obligación de etiqueta y de rótulo, no sólo una cláusula.
¿Puedo demandar yo a quien copie la marca?
Salvo estipulación en contrario, sí. El artículo 243 dice que quien tenga concedida una licencia podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca como si fuera la persona titular. Conviene buscar en el contrato si hay una cláusula que te quite ese derecho, porque es la que decide quién actúa cuando aparece una imitación en el mercado mexicano.
¿Se puede firmar con el titular que está en otro país?
Sí. El artículo 1834 bis del Código Civil Federal tiene por cumplida la forma escrita con medios electrónicos cuando la información se mantiene íntegra, es atribuible a quien se obliga y queda accesible para consulta posterior. Con SignSolú el remitente elige el idioma de cada firmante, así que el titular extranjero recibe el correo, el WhatsApp y la página de firma en inglés, firma desde su teléfono sin abrir cuenta y queda un acuse con hora, IP, dispositivo y huella SHA-256.