Transferencia de tecnología con una empresa extranjera: qué se firma, en qué orden y qué cambió en 2026

Tres contratos dentro de un nombre

Cuando una empresa mexicana recibe un proceso productivo de una de fuera, lo que llega no es un bloque. Suele haber una patente o un registro que ampara una parte, información no patentada que vale tanto o más —parámetros, recetas, mermas, proveedores, curvas de proceso— y gente que viene a enseñar, o que capacita a distancia. Cada una de esas tres piezas tiene su propio régimen en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y meterlas en un solo contrato sin distinguirlas es lo que luego hace imposible saber qué se puede seguir usando al terminar.

La licencia: lo que cambió en abril de 2026

El 137 dice que los derechos que confiere una patente o registro pueden gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, y que para que la transmisión o el gravamen produzcan efectos en perjuicio de terceras personas deberá inscribirse en el Instituto. Esa regla es para la transmisión, que es el cambio de dueño.

Para la licencia, que es lo que casi siempre se firma, el 138 dice otra cosa: los derechos podrán ser objeto de licencia para su explotación en términos de la legislación común, y —en el párrafo reformado por el decreto publicado el 3 de abril de 2026— la persona titular o, en su caso, la persona licenciataria podrá inscribir la licencia en el Instituto. Está escrito como facultad. Eso simplifica la operación y, a la vez, hace que convenga pensar la inscripción como una decisión del contrato y no como un trámite automático, porque sigue siendo lo que la deja constar frente a terceros y lo que la vuelve consultable.

Cuatro artículos que el contrato puede cambiar, y uno que no

El 143 dice que, salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluye que el titular conceda otras ni que explote él mismo: la exclusividad no se presume, se escribe. El 144 dice que quien tiene concedida una licencia, salvo estipulación en contrario, puede ejercitar las acciones legales de protección como si fuera la propia titular: si no quieres que el licenciatario demande por su cuenta, hay que decirlo. El 145 agrega que la explotación hecha por el licenciatario se considera realizada por el titular, lo que importa frente a la licencia obligatoria del 146, que cualquiera puede pedir después de tres años de otorgada la patente o cuatro de la solicitud —lo que ocurra más tarde— cuando no se haya explotado, salvo causas justificadas.

El que no se negocia es el 142: no se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia. Un contrato de licencia a quince años sobre una patente a la que le quedan ocho no se arregla con una cláusula.

El secreto industrial: se protege si se cuida

El 163 define el secreto industrial como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde con carácter confidencial quien ejerce su control legal, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido. Esa última condición es la que convierte la protección en algo que se gana con prácticas, no con una cláusula.

El mismo artículo excluye del secreto la información del dominio público, la generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos donde normalmente se usa, y la que deba divulgarse por disposición legal u orden judicial; y aclara que no entra al dominio público la que se proporciona a una autoridad para obtener licencias, permisos, autorizaciones o registros. El 164 lista lo que no es apropiación indebida: el descubrimiento o la creación independientes; la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto puesto a disposición del público o lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre que no esté sujeto a obligación de confidencialidad; y la adquisición legítima sin esa obligación ni conocimiento.

El 165 permite transmitir el secreto o autorizar su uso, con obligación del usuario de no divulgarlo, y añade la frase que debería gobernar la redacción: en los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que incluyan, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales. Precisar, no enunciar. El 166 extiende el deber a quien accede al secreto por su trabajo, cargo, profesión o relación de negocios habiendo sido prevenido, y el 167 hace responsable a quien contrata personal o consultores de otra empresa con el fin de obtener sus secretos industriales.

La trampa del 245: cuando sin querer firmas una franquicia

El 245 dice que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que quien la recibe pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios.

Es una definición por contenido, no por etiqueta: un acuerdo que combine marca y know-how es franquicia aunque el documento se llame «technology transfer agreement». Y eso activa un deber con consecuencia: quien conceda la franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato, la información sobre el estado que guarda su empresa, en los términos del Reglamento. La falta de veracidad en esa información da derecho a exigir la nulidad del contrato y a demandar daños y perjuicios, derecho que puede ejercerse durante un año a partir de la celebración; después de ese plazo sólo queda la acción de nulidad.

Para una empresa mexicana que recibe tecnología de fuera junto con la marca, eso es una protección que no hay que renunciar. Para la que la entrega, es un calendario: treinta días antes de firmar. La licencia de marca por sí sola, sin know-how, es otra cosa y está trabajada en licencia de uso de marca extranjera en México.

El orden en que se firma

1. 1Confidencialidad, antes de la primera reunión técnica. Es lo único que permite enseñar el proceso sin perder el secreto, y el 163 exige medios suficientes para preservarlo: el acuerdo es uno de esos medios.
2. 2Carta de intención, si la negociación va a ser larga: qué se evalúa, en qué plazo, quién paga las pruebas y qué pasa con lo aprendido si no se cierra.
3. 3El contrato principal, separando lo que es licencia de patente o registro, lo que es transmisión de secreto industrial y lo que es asistencia técnica.
4. 4El alcance de la licencia: territorio, campo de uso, exclusividad escrita por el 143, y si el licenciatario puede sublicenciar.
5. 5El paquete tecnológico, listado: planos, especificaciones, software, parámetros, lista de proveedores, procedimientos de calidad. Lo que no está en la lista no se entregó.
6. 6La capacitación: cuántas personas, dónde, por cuánto tiempo, quién paga viajes y qué pasa si el personal capacitado se va.
7. 7Las mejoras: de quién son las que haga la empresa mexicana sobre el proceso recibido. Es la cláusula que más dinero decide y la que más se omite.
8. 8La terminación: qué se devuelve, qué se destruye, qué se puede seguir usando y por cuánto tiempo sobrevive la confidencialidad.
9. 9Ley aplicable, jurisdicción e idioma, y si la licencia se inscribe o no ante el IMPI.

Las plantillas para los dos primeros pasos son acuerdo de confidencialidad bilingüe y carta de intención bilingüe; el catálogo está en /plantillas. Qué obliga una carta de intención está en carta de intención de compra: qué obliga, y el NDA para proteger tecnología, en NDA para proteger tecnología en México.

Vecinos frecuentes: licencio mi software a un cliente en el extranjero cuando lo que viaja es código; una empresa extranjera me pide ceder los derechos de mi trabajo cuando lo que se discute es autoría; joint venture con empresa extranjera sin crear sociedad cuando el proyecto es conjunto; y le encargué una app, ¿de quién es el código? cuando el desarrollo es por encargo.

Firmarlo entre dos países

Este paquete son varios documentos y varias firmas, casi siempre en husos horarios distintos y con un calendario técnico encima. El artículo 1834 bis del Código Civil Federal tiene por cumplida la forma escrita con medios electrónicos cuando la información es atribuible a quien se obliga y accesible para su consulta posterior, y el 89 bis del Código de Comercio prohíbe negar efectos jurídicos a una información por estar contenida en un mensaje de datos. Qué pesa después está en qué es el valor probatorio y qué cambia según la plataforma, en plataforma internacional o mexicana: qué cambia en un juicio.

Con SignSolú cada documento sale por WhatsApp o por correo y quien manda elige el idioma de cada firmante: a la contraparte extranjera le llegan en inglés el correo, el mensaje de WhatsApp y la página de firma, mientras el equipo mexicano trabaja en español, y un mismo documento puede llevar un firmante en cada idioma. El certificado de auditoría se emite en el idioma de cada firmante y queda con hora, IP, dispositivo y huella SHA-256, comprobable por cualquiera en /verificar sin cuenta —útil para acreditar que el acuerdo de confidencialidad existía antes de la primera entrega técnica, que es justo lo que el 163 pide demostrar—. Qué trae ese acuse está en qué es un acuse de auditoría. El recorrido está en cómo funciona, las dudas legales en preguntas frecuentes legales y el plan gratis son 10 documentos sin caducidad y sin tarjeta: empieza aquí.

De dónde salen las citas

• Código de Comercio, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
• Código Civil Federal, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.